Abmahnung Markenrecht – 10 Punkte, die Sie kennen sollten

In unserer Übersicht zu markenrechtlichen Abmahnungen geben Ihnen Anwälte für Markenrecht und Experten nützliche Tipps und wichtige Empfehlungen. Unsere Anwälte für Markenrecht beraten unterstützen Sie bei einer markenrechtlichen Abmahnung. Gerne können Sie auch unsere kostenlose Ersteinschätzung nutzen.

Markenabmahnung / Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung – Was ist das?

Der Inhaber einer Marke, der es geschafft hat, seine Marke erfolgreich anzumelden und zu registrieren, erhält gem. § 14 Abs. 1 MarkenG das exklusive Recht, die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen in Deutschland zu verwenden. Kurz gesagt: Der Markeninhaber erhält ein Monopol, er darf anderen Unternehmern die Nutzung in Deutschland verbieten.  Wurde hingegen eine Unionsmarke registriert, gilt dieses Monopol sogar für ganz Deutschland.

Ein solches Recht ist jedoch nur dann etwas wert, wenn man es auch gegen Dritte durchsetzen kann. Hierfür hat der Gesetzgeber das Mittel der markenrechtlichen Abmahnung vorgesehen.

Der Markeninhaber kann eine Abmahnung wegen Markenverletzung aussprechen, wenn er feststellt, dass ein Dritter seine Marke bzw. eine verwechselbar ähnliche Marke oder Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen markenmäßig benutzt.

Der typische Fall einer Markenrechtsverletzung, der zu einer Markenabmahnung führt, ist der Vertrieb von Plagiaten oder die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Bezeichnung für entsprechende Produkte. Da rechtliche Laien zudem häufig auf die erforderlichen Markenrecherchen verzichten, werden ebenso häufig Abmahnungen aufgrund der Nutzung identischer oder ähnlicher neuer Marken ausgesprochen.

Expertentipp im Markenrecht: Wenn Sie die gröbsten Fehler bei einer Markenanmeldung vermeiden  wollen, empfehlen wir unseren Beitrag zu den Top 10 Irrtümern bei Markenanmeldung. Weitere Informationen zum Thema Markenanmeldung finden Sie in unserer Übersicht

Ein tatsächlicher Verkauf ist für die Markenverletzung nicht erforderlich. Ausreichend ist in der Regel bereits das Angebot, z.B. im Rahmen eines Onlineangebotes.

Inhalt einer Markenabmahnung

Wesentlicher Inhalt einer markenrechtlichen Abmahnung ist die Mitteilung an den Empfänger der Abmahnung, dass das konkrete Verhalten, z.B. die Nutzung eines Firmennamens, einer Bezeichnung für ein Produkt oder die Nutzung einer bestimmten Marken, aus Sicht des Inhabers einer älteren Marken eine Markenrechtsverletzung darstellt.

Markenrechtliche Abmahnungen haben daher regelmäßig den folgenden Inhalt:

  • Darstellung des angeblich die Marken verletzenden Vorgangs und Sachverhalts.
  • Darstellung, weshalb diese Verhalten aus rechtlicher Sicht eine Markenrechtsverletzung darstellt. Achtung: Auch wenn ein Rechtsanwalt die Abmahnung formuliert hat, ist der Vorwurf nicht immer zutreffend. Es kann sich auch um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung handeln.
  • Aufforderung an den Empfänger der Abmahnung, das markenrechtsverletzende Verhalten einzustellen und für die Zukunft zu unterlassen. Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Achtung: Enthält das Schreiben keine Unterlassungserklärung, kann es sich um einen Vorstufe zu einer Abmahnung, der sog. Berechtigungsanfrage handeln. Dies kann im Einzelfall nur ein spezialisierter Fachanwalt klären.
  • Da der Markeninhaber wissen möchte, was mit seiner Marke passiert ist, enthalten Abmahnungen in der Regel auch die Aufforderung, Auskunft zu erteilen. Achtung: Die Auskunft dient der Vorbereitung des Schadenersatzes! Vor der Auskunftserteilung sollte daher ein Fachanwalt und Experte für Markenrecht befragt werden. Erteilte Auskünfte können nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden.
  • Die Erstattung von Rechtsanwaltskosten auf Grundlage eines Gegenstandswertes (in Markensachen regelmäßig zwischen 50.000 € und 500.000 €) ist ebenfalls Gegenstand einer markenrechtlichen Abmahnung. Achtung: Auch wenn es Fälle gibt, in denen die Kosten nicht explizit angesprochen werden, können Sie Regelung zu den Abmahnkosten in der Unterlassungserklärung verbergen. Des Weiteren kann der abmahnende Anwalt die Kosten jederzeit nachträglich geltend machen (Folgeschreiben).
  • Für eine Abmahnung zwingend ist die Androhung gerichtlicher Schritte für den Fall, dass eine gesetzte Frist nicht eingehalten wird. Die üblichen Fristen bei Abmahnungen betragen 1-2 Wochen. Können aber auch deutlich kürzer sein.
  • Eine Vollmacht ist nicht zwingend erforderlich.

Unser Expertentipp: Unsere langjährige Beratungspraxis hat gezeigt, dass nicht jede markenrechtliche Abmahnung berechtigt ist. Als Fachanwälte kennen wir die Gegner regelmäßig bereits und können die Berechtigung schnell einschätzen. Betroffene sollten daher Ruhe bewahren. Auch die Kosten der Abmahnung oder etwaiger Schadenersatz sind häufig zu hoch angesetzt und vielfach – selbst bei berechtigten markenrechtlichen Abmahnungen – mit der richtigen Taktik reduziert werden.  

Wer darf eine markenrechtliche Abmahnung versenden?

Für die betroffenen Unternehmen ist eine markenrechtliche Abmahnung immer eine Situation die unbedingt ernst genommen werden muss. Aufgrund der regelmäßig kurzen Fristen müssen in kürzester Zeit wesentliche Entscheidungen getroffen werden.

Es lohnt sich dabei zu prüfen, wer die Abmahnung ausgesprochen hat und ob der Abmahnende überhaupt berechtigt ist, eine markenrechtliche Abmahnung auszusprechen. Eine markenrechtliche Abmahnung darf nämlich nur durch den Markeninhaber oder einem berechtigten Lizenznehmer ausgesprochen werden.

Ob der Abmahnende Markeninhaber ist, kann durch einen Blick in das Register beim DPMA oder EUIPO festgestellt werden. Häufig legt der Anwalt der Abmahnung zudem einen Auszug aus de, Register oder eine Kopie der Markenurkunde vor. Wer wissen will, ob der Abmahnende tatsächlich Inhaber der Marke ist kann z.B. die nachfolgende Suchmaske des DPMA oder EUIPO verwenden:

Betroffene Unternehmen haben hier die Möglichkeit, die Markenregister online und kostenlos zu überprüfen.

Abmahnung nur berechtigt, wenn Marke tatsächlich verletzt wurde!

Betroffene Unternehmen sind in der Regel zunächst recht beeindruckt von einer markenrechtlichen Abmahnung. Dies führt dazu, dass häufig vorschnell eine Unterlassungserklärung unterzeichnet und die Kosten erstattet werden.

Expertentipp: Beachten Sie bitte, dass nicht jede markenrechtliche Abmahnung berechtigt ist! Es gibt viele tatsächliche und rechtliche Gründe, weshalb eine zunächst klar erscheinende Abmahnung am Ende doch unberechtigt war.

Trotz der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, kann eine Markenverletzung z.B. in den folgenden Fällen dennoch nicht gegeben sein:

  • Das betroffene Unternehmen hat selbst zwar keine ältere Marke, aber ein anderes älteres Recht (z.B. geschäftliche Bezeichnung / Firma), welches der angeblichen Verletzung entgegen gehalten werden kann.
  • Das Angebot ist allein im privaten Rahmen veröffentlicht worden (häufig bei Plagiaten, die von Privatpersonen im Internet angeboten werden). Kein Handeln im geschäftlichen Verkehr!
  • Die gegenüberstehenden Zeichen oder Marken sind aus markenrechtlicher Sicht weder identisch noch ähnlich, weil z.B. sich z.B. Waren und/oder Dienstleistungen deutlich unterscheiden
  • Es besteht keine Identität oder Ähnlichkeit der Waren- und Dienstleistungen, obwohl es sich um identische Klassen handelt.
  • Es fehlt an der erforderlichen markenmäßigen Benutzung der Marke durch den Abgemahnten. Dies ist der Fall, wenn der Verkehr erkennt, dass die Verwendung der Marke im konkreten Fall keinen Hinweis auf die Herkunft der Ware darstellt (Modellbezeichnungen bei Bekleidungsstücken, Beispiel: „Bench Damenhose Mo“ –  „Bench (erkennbare Marke, Herkunftshinweis!) Damenhose (Art der Ware) Mo (zwar auch eine Marke, aber kein Herkunftshinweis, weil nur als Modellbezeichnung ohne Herkunftshinweis erkennbar!).
  • Die Marke wurde in zulässiger Weise rein beschreibend benutzt (§ 23 MarkenG) – Beispiel: Ersatzteil wird unter Nutzung der Marke des Originalherstellers angeboten: „Ersatzteil für VW….“
  • Die Rechte aus der Marke sind erschöpft (24 MarkenG) – Beispiel: Weitervertrieb von Waren eines Markenherstellers.
  • Die Marken kann aufgrund fehlender rechtserhaltender Benutzung in den letzten 5 Jahren nicht mehr gegenüber Dritten durchgesetzt werden (§ 25 MarkenG).

Insbesondere die Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 MarkenG) kann ein wirksames Verteidigungsmittel gegen eine zunächst offensichtlich begründete Abmahnung sein. Die Regelung hierzu ist jedoch kompliziert. Zudem kann eine rechtserhaltende Benutzung wieder aufgenommen werden, so dass es auch darauf ankommt, wann die Einrede erhoben wird.

Die Einrede kann erfolgreich sein, wenn eine Marke aus der Benutzungsschonfrist heraus ist  (bereits länger als fünf Jahre registriert) und der Abgemahnte nachweisen kann, dass der Abmahnende die Marke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht ausreichend und damit rechtserhaltend benutzt hat. Ein entsprechender Antrag kann beim DPMA gem. § 49 MarkenG gestellt werden. Auch beschreibende und freihaltebedürftige Marken können noch gelöscht werden.

Die vorstehende Einrede der Nichtbenutzung zeigt, dass der Abgemahnte auch zum „Gegenangriff“ übergehen kann. Dies kann Verhandlungspositionen verbessern oder zur Rücknahme der Abmahnung führen. Da Löschungsanträge jedoch ebenfalls erhebliche Anwaltskosten auslösen können, ist von einer vorschnellen Antragsstellung abzuraten. Ein Fachanwalt und erfahrener Markenanwalt sollte die Erfolgsaussicht derartiger Einreden und Einwendung vorab prüfen.

Unser Expertentipp: Nutzen Sie unsere kostenlose Ersteinschätzung der Abmahnung durch einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Spezialisten für Markenrecht. Wir zeigen Ihnen Reaktionsmöglichkeiten auf, bevor die Angelegenheit unnötig eskaliert.

Unterlassungserklärung – Das müssen Sie wissen!

Im Rahmen einer markenrechtlichen Abmahnung wird der Abgemahnte von dem Markeninhaber aufgefordert, die Markenrechtsverletzungen einzustellen und in der Zukunft zu unterlassen. Aus rechtlicher Sicht führt eine erstmalige Verletzung zu einer Wiederholungsgefahr, welche nur durch einen rechtskräftigen Titel oder eine strafbewehrte Unterlassungserklärung beseitigt werden kann.

Deshalb wird der Abgemahnte im Rahmen der Abmahnung aufgefordert, eine regelmäßig schon vom Gegner vorformulierte, strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.

Vorab: Eine Unterlassungserklärung ist kein Allheilmittel, um das Problem der Abmahnung schnell los zu werden. Sowohl die Frage, ob eine Unterlassungserklärung abgegeben wird, als auch die Frage der konkreten Formulierung der Unterlassungserklärung müssen vorab genau geprüften werden.

Expertentipp: Bedenken Sie bitte, dass eine Unterlassungserklärung Sie bis zu 30 Jahre binden kann und die Unterlassungserklärung eine Wirkung entfaltet, die über die Wortlaut hinausgehen kann! Eine vorschnell unterzeichnete Unterlassungserklärung kann daher einen deutlich höheren Schaden auslösen als ein gerichtliches Verfahren!

Beispiel:  Der Abgemahnte erhält eine Abmahnung, entfernt das Produkt aus dem Onlineshop und unterzeichnet die Unterlassungserklärung. In diesen Fällen kann eine erhebliche Vertragsstrafe anfallen, wenn sich das Angebot noch im Google Cache befindet und der Abgemahnte vor Abgabe der Unterlassungserklärung keine Löschungsanträge gestellt hat.

Der Abgemahnte soll die Unterlassungserklärung innerhalb einer kurzen Frist unterzeichnen. Rechtlich zulässig und üblich sind Fristen von 3 bis 14 Tagen. Im Einzelfall können auch wenige Stunden zulässig sein. Keinesfalls sollte man sich darauf verlassen, dass eine Frist unangemessen kurz gesetzt wurde und man daher nicht reagieren müssen. Erfahrene Anwälte im gewerblichen Rechtsschutz würden angesichts der klaren Rechtsprechung einen solchen Hinweis niemals erteilen.

Bitte beachten Sie: Wurde die Unterlassungserklärung einmal unterschrieben, entsteht ein Vertrag zwischen Unterlassungsschuldner und Unterlassungsgläubiger, der in der Regel weder widerrufen noch gekündigt werden kann. Ausnahmen hiervon werden nur in seltenen Fällen zugelassen.

Es ist daher sinnvoll, die Abgabe einer Unterlassungserklärung mit Fachanwalt und Anwalt für Markenrecht vorab zu besprechen. Wenn überhaupt, sollte immer eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden.

Modifizierte Unterlassungserklärung

Von wenig erfahrenen Kollegen, Verbänden oder Rechtsschutzversicherungen wird häufig und pauschal zur Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung geraten. Das vorherige Beispiel zeigt, dass dies mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden sein kann.

Es ist sicherlich falsch, wenn der Eindruck erweckt wird, dass eine modifizierte Unterlassungserklärung immer der richtige Weg ist.

Auch eine modifizierte Unterlassungserklärung kann mit Blick auf die Beseitigungspflichten (Google Cache, Rückruf) grundsätzlich nur nach gründlicher Vorbereitung und auch nur dann abgegeben werden kann, wenn der Unterlassungsschuldner zu 100% sicherstellen kann, dass Verstoß in Zukunft nicht mehr wiederholt wird.

Wenn der Abgemahnte das rechtsverletzende Verhalten nicht mit 100% Sicherheit vollständig abstellen kann, sollte er auf keinen Fall eine strafbewehrte modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben. Andernfalls drohen immer erhebliche Vertragsstrafen.

Bestehen Zweifel an der Berechtigung der Abmahnung, kann eine modifizierte Unterlassungserklärung ein Weg sein, das (Kosten-)Risiko der ggf. nachfolgenden gerichtlichen Auseinandersetzung zu minimieren, da man sich im Anschluss nicht mehr um die „teuren“ Unterlassungsansprüche streiten muss. Voraussetzung ist aber auch hier, dass die Vorgaben der Unterlassungserklärung immer eingehalten werden können und aus kaufmännischer Sicht auf die Nutzung des Zeichens verzichtet werden kann.

Keine Reaktion auf eine Abmahnung

Wir raten dringen davon ab, eine markenrechtliche Abmahnung zu ignorieren. In der Praxis kommt dies leider immer wieder vor. Die beruht zum Teil auf der Fehlvorstellung, die Abmahnung sei „nicht richtig“ zugegangen, da der Abmahnenden den Zugang der vielleicht nur per E-Mail verschickten Abmahnung nicht beweisen können. Tatsächlich muss der Abmahnende nur nachweisen, dass die Abmahnung losgeschickt wurde.

Das Ignorieren einer markenrechtlichen Abmahnung kann zu einem teuren Fehler werden, wenn im Anschluss eine einstweilige Verfügung oder eine Klage zugestellt wird.

Abgemahnte stellen dann überrascht fest, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden kann. In diesen Fällen wird der Abgemahnten häufig nicht persönlich angehört. Die einstweilige Verfügung, die weitere Kosten auslöst, wird dann per Gerichtsvollzieher zugestellt und muss umgehend beachtet werden. Andernfalls droht Ordnungsgeld bis 250.000 € oder Haft. Ein etwaiger Widerspruch, ein Abschlussschreiben oder ein Hauptsacheverfahren führen dann zu erheblichen zusätzlichen Kosten.

Wenn es dennoch bereits zu einer einstweiligen Verfügung gekommen ist, finden Sie die wichtigsten Antworten und Tipps im folgenden Beitrag zur einstweiligen Verfügung.

Kosten der markenrechtlichen Abmahnung

Viele Mandanten konzentrieren sich in Ihrer ersten Reaktion nur auf die Kosten der Abmahnung. Die sorgfältige Prüfung der Unterlassungsansprüche sowie der Frage, ob eine modifizierte Unterlassungserklärung ist im Grunde jedoch vorrangig. Des Weiteren wird häufig übersehen, dass neben den Anwaltskosten in jeder markenrechtlichen Abmahnung auch etwaige Schadensersatzforderungen „lauern“, die erste nach Auskunft beziffert werden und unter Umständen existenzgefährdende Ausmaße annehmen können.

Die Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung enthält daher regemäßig zwei Kostengesichtspunkte, die beachtet werden müssen.

Auf der einen Seite schuldet der Abgemahnte im Falle der berechtigten Abmahnung den Ersatz entstandener Anwaltskosten. Diese werden nach dem Gegenstandswert berechnet. Im Rahmen der Abmahnung legt der Anwalt, der die Abmahnung ausspricht, den Gegenstandswert vorläufig fest. Typische Gegenstandswerte bei markenrechtlichen Abmahnungen liegen zwischen 50.000 € und 500.000 €. Die Gegenstandswerte der Abmahnung orientieren sich dabei an den vergleichbaren Streitwerten der Gerichte in markenrechtlichen Auseinandersetzungen. Ohne nähere Begründung nehmen die Gerichte sowie das DPMA im Widerspruchsverfahren regelmäßig 50.000 € an. Bekannte und benutzte Marken werden regelmäßig mit Streitwerten um 150.000 € belegt.

Ausgehend von einem Streitwert von 50.000 € und einer 1,3 Geschäftsgebühr, ergeben sich für eine Abmahnung Anwaltskosten in Höhe von 1.822,96 € für jeden Anwalt.

Unser Tipp: Da wir im Jahr viele hundert Abmahnungen bearbeiten, kennen wir das Vorgehen der Gegenseite und können Ihnen Falle einer Mandatserteilung für die außergerichtliche Vertretung häufig einen festen und günstigeren Pauschalpreis anbieten.

Wir haben bereits erwähnt, dass der Abgemahnte häufig übersieht, dass er auch Schadensersatz schuldet. Da die Rechtsprechung in der Regel davon ausgeht, dass jedenfalls fahrlässig gehandelt wurde, ist es kaum möglich, dem Schadensersatzanspruch bei einer berechtigten Abmahnung zu entgehen. Ausreichend für einen Fahrlässigkeitsvorwurf ist es, wenn vor eine Markennutzung keine Markenrecherche durchgeführt wurde.

Besonders bitter ist es, das der Rechteinhaber bei der Bezifferung des Schadensersatzes zwischen drei Berechnungsmethoden wählen kann.

In der Praxis wird dabei regelmäßig nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet. Der abmahnende Markeninhaber muss hierbei nicht einmal einen echten Schaden nachweisen. Die fiktiven Lizenzgebühren richten werden dabei mit der Maßgabe berechnet, was die Parteien vernünftigerweise für einen Lizenz vereinbart hätten.

Unser Expertenraten: Auch an dieser Stelle empfehlen wir, einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Spezialisten für Markenrecht hinzuzuziehen. Fachfremde werden hier mangels „Waffengleichheit“ regelmäßig argumentativ untergehen, obwohl eine Reduzierung möglich gewesen wäre.

Unberechtigte Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung

Die unberechtigte Abmahnung wegen angeblicher Markenrechtsverletzung kommt durchaus häufger vor, als man denkt. Problematisch ist, dass sie regelmäßig nicht erkannt wird oder Mandanten trotz der Erkenntnis aufgrund des Kostenrisikos eine Auseinandersetzung scheuen.

Die unberechtigte Markenabmahnung wird auch unberechtigte Schutzrechtsverwarnung genannt und führt dazu, dass der Abgemahnte einen Anspruch auf Ersatz seiner eigenen Anwaltskosten gegen den Abmahner erhält. Des Weiteren steht dem Abgemahnte die Möglichkeit offen, eine negative Feststellungsklage zu erheben, um pro-aktiv klären zu lassen, ob die Abmahnung berechtigt war.

Da markenrechtliche Abmahnungen aufgrund der erheblichen Kostenrisiken häufig auch dann als Druckmittel eingesetzt werden, wenn die tatsächliche Rechtslage eher zweifelhaft ist, empfehlen wir immer eine Beratung durch einen spezialisierten Anwalt für Markenrecht.

Beratung und Hilfe bei Abmahnung wegen Markenverletzung

Wenn Sie eine Abmahnung wegen einer angeblichen Markenrechtsverletzung erhalten haben, ist Dr. Oliver Wallscheid, LL.M. als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und IT-Recht der passenden Ansprechpartner in unserer Kanzlei. Dr. Wallscheid ist auf das Markenrecht spezialisiert und bietet betroffenen Unternehmen in Münster und bundesweit Hilfe im Falle einer markenrechtlichen Abmahnung an.

Wenn Sie eine Abmahnung erhalten haben, können Sie unsere unverbindliche und kostenlose Ersteinschätzung nutzen. Senden Sie uns hierzu einfach die Abmahnung per E-Mail oder Fax. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

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