Markenanmeldung: Absolute Schutzhindernisse

Entscheidet man sich als Unternehmer oder Privatperson für die Anmeldung einer Marke, darf dies nicht durch absolute Schutzhindernisse ausgeschlossen sein. Die relevanten Ausschlusstatbestände sind für deutsche Marken geregelt in § 8 MarkenG und für europäische Unionsmarken in Art. 7 UMV.

 

Was versteht man unter einer Marke und was kann Gegenstand des Markenschutzes sein?

Zunächst ist für die Anmeldung einer Marke der Gang zum Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bzw. zum Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) notwendig. Hier kann nach § 3 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 4 UMV die  Eintragung jedes Zeichens beantragt werden, das sich dazu eignet, Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers von solchen anderer Anbieter am Markt zu unterscheiden. (sog. Unterscheidungskraft)

Wird dem Antrag stattgegeben, ist die Marke von nun an geschützt. Die Person, zugunsten der die Marke eingetragen ist, ist ausweislich des Registers des zuständigen Amtes Markeninhaber. Dieser verfügt über die ausschließlichen Markenrechte und darf damit als einziger das geschützte Zeichen im Geschäftsverkehr verwenden.

Die bekannteste Markenform ist die Wortmarke. Es gibt aber auch Bildmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken, Dreidimensionale Marken, Klangmarken und viele weitere in der Praxis weniger relevante Marken. Daneben gibt es noch die sogenannten sonstigen Markenformen, die z.B. nur mit dem Tast- oder Geruchssinn wahrnehmbar sind oder eine Mischform der allgemeinen Marken darstellen.

Das genaue Verfahren der Markenanmeldung ist geregelt in der Markenverordnung des DPMA. Vermeiden Sie auch die typischen Fehler bei Markenanmeldung.

 

Absolute Schutzhindernisse – Welche gibt es bei Marken?

Nachdem man beim DPMA oder EUIPO den Antrag auf Markenanmeldung gestellt hat, erfolgt eine Prüfung von Amts wegen auf Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses. Kann ein absolutes Schutzhindernis positiv festgestellt werden, wird die Eintragung der Marke abgelehnt.

Für die Unionsmarke besteht hier eine Besonderheit: Das Europäische Markenamt muss die Eintragung der Marke bereits dann ablehnen, wenn nur in einem Teil der Union ein Eintragungshindernis / absolutes Schutzhindernis existiert (Art. 7 Abs. 2 UMV). Zu den absoluten Schutzhindernissen im Einzelnen:

 

1) Fehlende Klarheit oder eindeutige Bestimmbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 a) i.V.m. Art 4 b) UMV)

Früher war für die Eintragung einer Marke deren grafische Darstellbarkeit erforderlich. Seit der Markenrechtsreform 2019 ist es nun bereits ausreichend, wenn der Schutzgegenstand der Marke klar und eindeutig bestimmbar ist. Ein absolutes Schutzhindernis liegt dann nur ausnahmsweise vor. Problematisch werden kann dieses Schutzhindernis bei nicht verkörperten Marken wie Klangmarken, Farbmarken und den bereits erwähnten sonstigen Markenformen wie Geruchs-, Geschmacks- oder Tastmarken.

Die Darstellung kann weiterhin nach der alten Regelung durch ein anerkanntes System von Schriftzeichen erfolgen. Dazu eignen sich unter anderem mathematische Funktionen, chemische Formeln, Notenbilder, Sonagramme, Farbmuster oder ein Farbklassifikationssystem. Den modernen Erfordernissen entsprechend, ist nun aber auch eine Eintragung im elektronischen Format möglich, insbesondere als Datei auf einem Datenträger.

Beispiel: Die Erkennungsmelodie einer Nachrichtensendung kann in entsprechender Notenschrift abgedruckt oder aber auch in Form einer mp3-Datei hinterlegt werden.

 

2) Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV)

Des Weiteren muss die Marke über ausreichende Unterscheidungskraft bzw. Kennzeichnungskraft verfügen. Nur dann entspricht sie ihrer Hauptfunktion, nämlich dem Verkehr als Zeichen zu dienen, anhand dessen er Waren und Dienstleistungen eines Unternehmers von denen eines anderen Unternehmers unterscheiden kann. Fehlende Unterscheidungskraft stellt ein absolutes Schutzhindernis dar. Alleine durch die sinnliche Wahrnehmung des Zeichens soll der Verbraucher einen Rückschluss auf die Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung ziehen können. Indem der Verbraucher damit die Ware oder Dienstleistung ohne Gefahr der Verwechslung von denen anderer Herkunft unterscheiden kann, ist die sogenannte Ursprungsidentität dieses Produkts garantiert. (Beschluss des EuGH vom 16.9.2015 – C-215/14 – Société des Produits Nestlé/Cadbury UK Ltd)

 

a) Wie genau ist die Unterscheidungskraft einer Marke zu beurteilen?

Ob eine Marke über ausreichende Kennzeichnungskraft verfügt, ist zunächst für jede Ware oder Dienstleistung im Einzelfall und aus Sicht des von der Marke angesprochenen Rechtsverkehrs zu beurteilen. Maßstab ist dabei die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der unter der Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Handelt es sich aber zum Beispiel um Spezialprodukte, ist der Maßstab zu der Perspektive eines Fachkunden aus der betreffenden Branche zu modifizieren.

b) Wann fehlt einer Marke jegliche Unterscheidungskraft?

Einer Marke fehlt die ausreichende Unterscheidungskraft vor allem dann, wenn ihr Inhalt die Ware oder Dienstleistung aus Sicht des Rechtsverkehrs ohne Weiteres und ohne Unklarheiten lediglich beschreibt. Der Durchschnittsverbraucher kann das betreffende Produkt dann anhand dieses Zeichens nicht von anderen Produkten unterscheiden.

Auch ein bloßer Bezug der Angaben in der Marke auf Umstände, die die Ware oder Dienstleistung nicht unmittelbar betreffen, schließt die Unterscheidungskraft aus, wenn dadurch ein enger beschreibender Bezug zu dem Produkt entsteht. Auch hier dient das Zeichen dem Verkehr dann nicht als Unterscheidungsmittel.

Zuletzt helfen auch in Werbung und Medien gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen Sprache nicht bei der Abgrenzung des Produkts, ebenso wie die sprachübliche Bezeichnung von Ereignissen und vom Verkehr mit diesen in Verbindung gebrachten Waren oder Dienstleistungen. (Beschluss des BGH vom 27.4.2006 – I ZB 96/05 (BPatG) FUSSBALL WM 2006)

Beispiel (für fehlende Unterscheidungskraft): Der BGH verneinte die Unterscheidungskraft in Bezug auf den Ausdruck „VISAGE“ als Marke für eine Gesichtscreme: Begründet wurde dies damit, dass die französische Formulierung „Visage“ in der deutschen Umgangssprache verwendet werde und damit rein beschreibend für den Begriff des Gesichts sei. (Beschluss des BGH vom 21. 2. 2008 – I ZB 24/05 (BPatG) – VISAGE)

 

3) Entgegenstehendes Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV)

Absolute Schutzhindernisse finden sich häufig in dem entgegenstehenden Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit. Durch das DPMA erfolgt eine besonders kritische Prüfung von Begriffen, die potentiell der Beschreibung wesentlicher Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen dienen können. Dies ist laut § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV insbesondere der Fall bei Bezeichnungen von Art, Beschaffenheit, Wert oder Menge der Ware oder Dienstleistung sowie deren Zweckbestimmung und Herstellungsort bzw. –zeit.

Auf der einen Seite steht hierbei das wirtschaftliche Interesse des Einzelnen an der Erlangung der Markenschutzrechte. Auf der anderen Seite hat aber auch die Allgemeinheit ein Interesse daran, bestimmte beschreibende Angaben weiter benutzen zu dürfen, ohne damit automatisch eine Markenrechtsverletzung zu begehen. Wegen des Risikos der Monopolisierung für den Fall, dass ein Wettbewerber einen bestimmten Begriff ausschließlich verwenden darf, hat das Interesse der Allgemeinheit daher grundsätzlich Vorrang.

Beispiel: Der BGH hat der Löschung der Marke „WM 2006“ stattgegeben, die die Fifa für eine Vielzahl an Produkten verwendet hatte. Nach der Meinung der Richter handele es sich dabei um die reine Beschreibung eines Sportereignisses. Diese sollten auch Wettbewerber bei der Vermarktung ihrer Produkte verwenden dürfen, so dass ein Freihaltebedürfnis (absolute Schutzhindernisse) bestehe. (Beschluss des BGH vom 27.4.2006 – I ZB 96/05 (BPatG) – FUSSBALL WM 2006)

 

Wann genau besteht ein solches Freihaltebedürfnis?

Unter Freihaltebedürfnis versteht man allgemein das Interesse jedes Einzelnen, der einen Begriff zur Beschreibung seiner Ware oder Dienstleistung benötigt, diesen auch benutzen zu dürfen. Dabei ist nicht erforderlich, dass ein Begriff bereits tatsächlich beschreibend verwendet wird; es ist hingegen bereits ausreichend, wenn die Angabe sich für eine solche Verwendung nur eignet.

Das DPMA oder das Gericht (z.B. bei Beantragung der Löschung einer Marke) prüfen damit prognosemäßig die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung.

Zusätzlich ist bei der Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses darauf zu achten, dass dieses für die konkrete Art von Waren oder Dienstleitungen zu bejahen sein muss, für die die Marke eingetragen werden soll. Trotz eines bestehenden Schutzhindernisses für das eine Produkt kann die Eintragung der Marke für ein anderes Produkt zulässig sein.

 

Wie kann ich trotzdem die Eintragung einer beschreibenden Angabe als Marke erreichen?

Auch aus beschreibenden Angaben bestehende Zeichen sind in Ausnahmefällen als Marke schutzfähig:

1) Verkehrsdurchsetzung

8 Abs. 3 MarkenG enthält die Ausnahmeregelung, dass die Eintragung trotzdem nicht ausgeschlossen ist, wenn sich die Verwendung einer Bezeichnung für ein bestimmtes Produkt innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise durchgesetzt hat. („secondary meaning“). Das ist dann der Fall, wenn die betreffenden Verbraucher automatisch ein bestimmtes Produkt mit der Marke verknüpfen. Indizien für eine solche Verkehrsdurchsetzung sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden. (Beschluss des BGH vom 23. Oktober 2014 – I ZB 61/13 – Langenscheidt-Gelb)

Auch Marktumfragen können zur Beurteilung herangezogen werden. Unter anderem für dreidimensionale Marken und Farbmarken ist nach der neueren Rechtsprechung ausreichend, dass mindestens 50 % der betreffenden Marktteilnehmer die Marke einem bestimmten Unternehmen zuordnen. (Beschluss des BGH vom 9.7.2015, AZ. I ZB 65/13 – NIVEA-BLAU)

2) Abwandlung

Daneben ist es möglich, die Bezeichnung so weit abzuwandeln, dass sie keine reine Beschreibung mehr darstellt. Bereits durch das Austauschen oder Hinzufügen eines einzelnen Buchstabens in einer beschreibenden Angabe kann dabei ausreichend sein.

Beispiel: Der BGH hat die Wortmarke „Roggis“ für Roggenbrötchen als eintragungsfähig anerkannt. (Beschluss des BGH vom 12.03.2015 – 25 W 39/13 (BPatG) – Roggis)

Auch besteht die Möglichkeit, ein fremdsprachiges Synonym für die beschreibende deutsche Angabe zu verwenden. Dies kann dann für eine Eintragungsfähigkeit ausreichend sein, wenn inländische Verkehrskreise die beschreibende Bedeutung des Begriffs nicht automatisch erkennen und einem Produkt zuordnen.

Beispiel: Bejaht wurde die Unterscheidungskraft für die Marke „LOOK“ in Bezug auf Tabakwaren, da diese Vokabel zwar zum allgemein bekannten Grundwortschatz gehöre, hierfür aber mehrere Übersetzungsmöglichkeiten existierten. (Beschluss des BGH vom 7. 6. 2001 – I ZB 20/99 – LOOK)

3) Kombination

Zuletzt kann die Eintragung eines rein beschreibenden Zeichens als Marke auch dadurch erreicht werden, dass es mit unterscheidungskräftigen Angaben kombiniert wird. Wie auch schon bei der Abwandlung ist dabei erforderlich, dass die Marke durch die Zusammensetzung nicht mehr automatisch der Ware oder Dienstleistung zugeordnet wird, die sie teilweise beschreibt.

 

4) Sonstige absolute Schutzhindernisse

Über diese praxisrelevantesten absolute Schutzhindernisse hinaus kann einer Markenanmeldung auch die Verwendung üblich gewordener Begriffe, sogenannter Gattungsbezeichnungen, (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 d) UMV) entgegenstehen. Die Beurteilung erfolgt hier grundsätzlich wie bei den rein beschreibenden Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 c) UMV).

Beispiel: Der Begriff „Tempos“ hat sich mittlerweile als Synonym für Papiertaschentücher entwickelt und stellt somit eine Gattungsbezeichnung dar.

Im Interesse der Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Marktes sind nach den übrigen Ausnahmetatbeständen auch folgende Praktiken von der Markenanmeldung ausgeschlossen:

 

Absolute Schutzhindernisse – ein Fazit:

Angesichts der Vielfalt und der teilweise schwierigen Abgrenzung der Schutzhindernisse, die einer Markenanmeldung entgegenstehen können, ist es empfehlenswert, sich einmal von einem Fachanwalt in Bezug auf absolute Schutzhindernisse bei der Wunschmarke beraten zu lassen, bevor man den Weg zum Markenamt auf sich nimmt. Es kann dann vorweg geprüft werden, ob eine erfolgreiche Eintragung der Marke wahrscheinlich scheint.

Ist dies nicht der Fall, kann gemeinsam überlegt werden, wie das Zeichen eventuell zu modifizieren ist, um zum Beispiel als beschreibende Angabe trotzdem als Marke zugelassen zu werden. Wie bereits erläutert, können schon kleine Abänderungen ausreichen, um eine Unterscheidungskraft zu erreichen.

 

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